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Marchio comunitario e contraffazioni

Lo scorso 12 aprile 2011, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su un’importante questione in materia di contraffazione di marchio comunitario e sua tutela all’interno dello spazio UE. In particolare, la Corte ha fornito un’interpretazione comunitariamente orientata del Regolamento (CE) 40/94 sul marchio comunitario (attualmente abrogato e sostituito dal recente Regolamento (CE) 207/2009).

Il principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia è il seguente: “la portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari…si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione… [e] gli altri Stati membri sono in linea di principio tenuti a riconoscere e ad eseguire la decisione giurisdizionale conferendo così a quest’ultima un effetto transfrontaliero”. La questione nasce da una controversia, pendente in Francia tra due società leader nel settore delle spedizioni, avente ad oggetto atti di contraffazione di un marchio relativo appunto ad un particolare servizio di spedizione. La società titolare del marchio comunitario (regolarmente registrato), pur avendo ottenuto giudizialmente la dichiarazione di violazione del proprio diritto e la pronuncia contro la società contraffattrice, sia del divieto di continuare ad utilizzare i segni contraffatti, sia di una penalità coercitiva (secondo il sistema francese, c.d. “astreinte”), aveva a sua volta lamentato davanti alla Corte di Cassazione Francese la violazione del Reg. 40/94. In particolare, degli articoli 1 e 98 (attualmente, artt. 1 e 102 del nuovo regolamento 207/2009). Ciò poiché l’efficacia del divieto e della misura coercitiva non sarebbe stata estesa dai giudici francesi all’intero territorio UE, ma limitata all’interno della sola Francia. Da qui, il rinvio pregiudiziale da parte della Cassazione francese alla Corte di Giustizia UE. Quest’ultima ha quindi chiarito esaurientemente come l’obiettivo della disciplina comunitaria sia quello di tutelare in modo uniforme, su tutto il territorio dell’Unione, il diritto conferito dal marchio comunitario contro il rischio di contraffazioni. Nella pratica, infatti, emerge chiaramente come sia necessario, al fine di garantire l’effettività della protezione di un simile diritto, che eventuali decisioni giudiziarie (come, ad esempio, proprio quelle che vietano atti di contraffazione) possano e debbano estendersi, potenzialmente, a tutto il territorio dell’Unione. Ove così non fosse, il marchio comunitario perderebbe ovviamente gran parte del proprio contenuto, non trovando una corretta quanto appropriata tutela. Sotto tale profilo, la Corte ha quindi giustamente segnalato come in assenza di tutela unitaria “vi sarebbe il rischio che il contraffattore ricominci a sfruttare il segno in questione in uno Stato membro riguardo al quale il divieto non è stato pronunciato” e, peraltro, “le nuove azioni giurisdizionali che il titolare del marchio comunitario sarebbe costretto ad intentare accrescerebbero…il rischio di decisioni contraddittorie…”. E, aggiungiamo noi, accrescerebbero senz’altro in maniera importante i costi sostenuti dal titolare del diritto per far valere le proprie (già affermate) ragioni e pretese. Infine, e specificatamente in merito all’efficacia delle misure coercitive, La Corte ha anche affrontato il caso, non raro nella pratica, in cui uno Stato membro non preveda misure analoghe a quelle stabilite da altro Stato membro. Sul punto, i giudici UE hanno statuito che, ove così fosse, sarà necessario che il competente tribunale dello Stato membro interessato applichi la propria legislazione interna e disponga i relativi ed opportuni provvedimenti così da “garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato [da altro Stato membro]”. Concludendo, va tuttavia segnalato anche un limite all’estensione territoriale dei provvedimenti giudiziari. La Corte di Giustizia ha infatti ulteriormente precisato come detta estensione all’intera area UE non possa essere sempre e comunque automatica. A tal proposito, si legge nella sentenza che “il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario e, di conseguenza, l’estensione territoriale di tale diritto non possono andare al di là di quanto quest’ultimo consente al suo titolare al fine di tutelare il marchio da egli detenuto, ossia vietare unicamente qualsiasi uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio stesso…Pertanto, qualora il tribunale constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio dell’Unione, in particolare per motivi linguistici, il tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale del divieto che emette”. Per completezza, è bene poi precisare che, nonostante l’abrogazione del regolamento 40/94, i principi di diritto ora elaborati dalla Corte dovranno comunque considerarsi diritto vivente e la loro portata dovrà certamente andare a coprire la disciplina del nuovo regolamento (CE) 207/2009.

12.05.2011

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